Статья 1469. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства

1. Статья 1468 ГК РФ дает легальное определение лицензионного договора. Равно как и договор об отчуждении исключительного права на секрет производства, лицензионный договор может быть построен как по модели реального, так и консенсуального договора, по общему правилу является возмездным и взаимным.

Лицензионный договор совершается в простой письменной форме и не требует государственной регистрации.

2. Лицензионному договору присущи все черты и риски, которые характерны для договора об отчуждении исключительного права с тем отличием, что в данном случае лицензиар вправе не только использовать секрет производства, но и может сохранить право предоставить право использовать иным лицам тот же самый секрет производства, что существенно увеличивает риск раскрытия секрета производства третьим лицам и соответственно прекращения существования объекта гражданских прав.

3. Закон не устанавливает в качестве обязательного признака договора об отчуждении исключительного права его возмездность, вместе с тем следует предположить, что в случае, если указанный договор является возмездным, стороны свободны в выборе способа оплаты: таковой может быть и единовременная выплата, и периодические платежи, а также передача имущества или любая иная форма.

4. Лицензионный договор о предоставления права использования секрета производства следует отграничивать от договора коммерческой концессии. Разграничение следует проводить по предмету каждого из договоров. В соответствии с п. 1 ст. 1027 ГК РФ предметом договора коммерческой концессии являются комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). Соответственно, если предметом договора, помимо собственно секрета производства, являются и результаты интеллектуальной деятельности, поименованные в п.

Статья 1470. Служебный секрет производства

Правило ст. 1470 ГК РФ о принадлежности исключительного права на секрет производства, созданного работником в рамках выполнения трудовых функций или конкретного задания работодателя, является императивным, изменить его по соглашению сторон не представляется возможным. Однако следует предположить, что если речь идет о патентоспособном результате интеллектуальной деятельности, соответствующее правило может быть изменено, поскольку это допускается п. 3 ст. 1370 ГК РФ.

Статья 1471. Секрет производства, полученный при выполнении работ по договору

Правила о принадлежности исключительного права на секрет производства, который был создан при исполнении указанных в ст. 1471 ГК РФ договоров, являются диспозитивными и по общему правилу устанавливают принадлежность исключительных прав исполнителю.

Видится, что правила, установленные комментируемой статьей, действуют только в том случае, если секрет производства не является предметом соответствующего договора, поскольку в силу положений о каждом из указанных договоров права на результат (предмет договора) должны быть переданы заказчику. Иначе, статья 1471 ГК РФ распространяется на случаи, когда секрет производства был создан "случайно", является "побочным", сопутствующим результатом.

Общее правило, установленное ст. 1471 ГК РФ, вполне объяснимо и проистекает из двух причин: во-первых, коль скоро оно применимо только в случаях, когда секрет производства не входит в предмет соответствующего договора, значит, права на него не подлежат передаче заказчику; во-вторых, в силу особенностей секрета производства (конфиденциальности) заказчик может просто и не знать о том, что соответствующий объект гражданских прав был создан при исполнении договора о выполнении соответствующего вида работ.

Статья 1472.

1. Секрет производства среди всех иных результатов интеллектуальной деятельности является наименее защищенным. Законом предусмотрен единственный способ защиты прав правообладателя возмещение убытков, при этом закон точно определяет круг ответственных лиц. В связи с этим следует максимально использовать возможность установления мер ответственности на основании договора. Вместе с тем следует отметить, что ни те, ни другие (основания ответственности - закон и договор) не обеспечивают должной степени защиты интересов правообладателя, поскольку, как показывает практика, доказывание размера убытков в рамках гражданского или арбитражного процесса представляет существенные трудности, применение судами ст. 333 ГК РФ при оценке неустойки, как грабительской, также оставляет желать лучшего. В связи с изложенным представляется обоснованным использование такого способа обеспечения исполнения обязательств по неразглашению секрета производства, который бы в максимальной степени гарантировал интересы правообладателя. Из числа предусмотренных действующим законодательством таковым может быть лишь штрафная неустойка, которая позволит одновременно взыскать как неустойку, так и убытки.

К сожалению, законодателем не предусмотрены аналогичные штрафные санкции, которые применимы в случае нарушения авторских прав, что представляется по меньшей мере непонятным. Коль скоро основной причиной установления штрафных санкций за нарушение авторских послужила сложность в доказывании убытков, причиненных их нарушением, почему аналогичная норма не введена в отношении секретов производства, ведь доказывание размера убытков в случае нарушения прав на секрет производства нисколько не проще, напротив, намного сложнее. Более того, следует отметить, что среди всех результатов интеллектуальной деятельности секреты производства являются самыми уязвимыми, поскольку наиболее распространенный вид нарушения - разглашение информации, составляющей содержание секрета производства, - влечет прекращение исключительного права, чего нельзя сказать об иных результатах интеллектуальной деятельности.

2. Пунктом 2 комментируемой статьи установлено основание освобождения от ответственности за неправомерное использование секрета производства - неосведомленность пользователя о неправомерности использования. Подобное положение закона позволяет сделать вывод о том, что ответственность строится на началах виновности. Безотносительного того обстоятельства, что ставить ответственность в зависимость от субъективного осознания "правонарушителя" несколько некорректно (доказать субъективное осознание лица практически невозможно, если только оно само не признается), следует отметить ряд моментов, которые представляются обоснованными и позволят нивелировать несколько некорректные положения п. 2 ст. 1472 ГК РФ. Видится, что в силу общей презумпции противоправности деяния, причинившего вред, незаконность использования, а также умышленный, неслучайный доступ к секрету производства должен презюмироваться, обязанность по доказыванию оснований для освобождения от ответственности незаконного пользователя должна быть возложена на последнего. В случае установления судом неукоснительного соблюдения правообладателем правого режима коммерческой тайны, отсутствия возможности утечки информации незаконный пользователь не может быть освобожден от ответственности.